May 05, 2020

En una oposición de marca registrada en la Oficina de Patentes de Japón (JPO), la marca de lujo francesa HERMES logró la victoria para detener el registro de una marca denominativa “D. KELLY “sobre bolsos y bolsas en la clase 18.

[Caso de oposición no. 2018-900177, fecha de emisión de la Gaceta: 27 de marzo de 2020]

Marca opuesta

La marca opuesta, “D.KELLY” se solicitó para el registro el 25 de agosto de 2017 al designar bolsas y bolsas en la clase 18, y se publicó para el registro el 22 de mayo de 2018 sin ninguna acción de la oficina del examinador de JPO.

El solicitante, un individuo japonés, aparentemente opera tiendas de ladrillos y mortales en Japón y tiendas en línea para promover bolsos de mano, bolsos de hombro, bolsos de mano, mochilas / mochilas y otros artículos de moda.

“D.KELLY” se utiliza en las bolsas y como su nombre de la tienda.

Hermes Kelly Bag

El oponente, HERMES INTERNATIONAL, una casa de moda de lujo francesa, alegó que la marca opuesta “D.KELLY” será responsable de la cancelación bajo el Artículo 4 (1) (xi) y (xv) de la Ley de Marcas de Japón al citar la Bolsa Hermes Kelly y un registro de marca senior de propiedad no. 4341534 para la marca denominativa “KELLY” en caracteres estándar sobre bolsos, bolsas y otros artículos de la clase 18

El Artículo 4 (1) (xi) es una disposición para prohibir el registro de una marca junior que se considere idéntica o similar a cualquier marca registrada senior.

Hermes argumentó que la marca opuesta se percibe como una combinación de “D”. y “KELLLY”. El prefijo “D” per se carece de distinción en relación con los productos en cuestión. La marca en su conjunto no da lugar a ningún significado específico en absoluto. Como consecuencia, la porción literal de “KELLY” desempeñará un papel dominante como indicador fuente. Si es así, la marca opuesta se considera confusamente similar a “KELLY” propiedad de Hermes. Además, ambas marcas designan los mismos productos en la clase 18.

El Artículo 4 (1) (xv) establece que no se registrará una marca donde pueda causar confusión con los productos o servicios conocidos de otras entidades comerciales, en beneficio del propietario de la marca y los consumidores.

Dado un notable grado de reputación de Hermes “Kelly” Bag en relación con las bolsas, los consumidores relevantes con un cuidado común asociarían “D.KELLY” con Hermes y confundirían su origen cuando se usan en bolsas y bolsas porque “KELLY” no es común apellido en Japón y, por lo tanto, el término es más distintivo que “D”.

Decisión de JPO

La Junta de Oposición de JPO se puso del lado de Hermes y decidió cancelar la marca opuesta al afirmar que:

A partir de las evidencias producidas, Hermes ha usado continuamente la marca citada en la bolsa desde 1956, inspirada en un icono, la princesa Grace Kelly de Mónaco. La bolsa ha sido publicitada o publicitada en revistas de moda e internet con frecuencia. Las ventas anuales alcanzan consecutivamente en el rango de JPY 1.6 a 4.6 billones, que asciende a una cantidad de 2,000 a 4,000 bolsas, durante los últimos quince años. La Junta admite un alto grado de reputación y popularidad de la marca oponente “KELLY” como un indicador fuente de la bolsa de Hermes.

La Junta considera que la marca opuesta es una marca compuesta de “D” y “KELLY” colocando un punto (.) En el medio. Dado que una letra alfabética “D” carece de distinción, los consumidores relevantes concebirían la porción de “KELLY” como un indicador fuente dominante. Si es así, la marca opuesta puede dar lugar a un significado de bolsa de la marca Hermes, pronunciación idéntica y apariencia con la marca del oponente. Es incuestionable que los bienes en cuestión pertenecen al de la cita.

Siempre que Hermes “Kelly Bag” haya sido más conocida en nombre de “Kelly Bag” que “Kelly”, la Junta encuentra un alto grado de similitud entre las marcas en relación con las bolsas. Si es así, es innegable que es probable que los consumidores y comerciantes relevantes confundan la marca opuesta con Hermes “Kelly Bag” o confundan una fuente de cualquier entidad conectada sistemática o económicamente con Hermes International.

De acuerdo con lo anterior, la marca opuesta será responsable de la cancelación basada en el Artículo 4 (1) (xi) y (xv).