La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contempla la posibilidad de presentar acciones de carácter civil, en contra de cualquier infractor de derechos de propiedad intelectual, sin la necesidad de que exista un procedimiento previo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El sistema vigente hasta el 4 de noviembre de 2020, establecía que el titular de un derecho de propiedad industrial podía solicitar el pago de daños y perjuicios derivado de una violación a los mismos, sin embargo, previo a poder acudir ante las instancias civiles, era necesario la existencia de una resolución firme del IMPI que declare la infracción.

Ese requisito fue parte de nuestro sistema desde la jurisprudencia 13/2014, por virtud del cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que era un requisito imprescindible que existiera una declaración previa por parte del IMPI para poder reclamar los daños por la vía civil. El razonamiento anterior se debía a que, de conformidad con el sistema jurídico mexicano, la única Autoridad facultada para resolver disputas relacionadas con derechos de propiedad industrial es el IMPI, y la labor de los Juzgados Civiles se limita a evaluar los daños reclamados causados por la violación.

Vinculado con lo ya señalado, la SCJN emitió la resolución 3/2015, en la cual estableció como requisito para el pago de daños y perjuicios la acreditación de un nexo causal entre los daños causados y la conducta infractora. Lo anterior, significa que, bajo la normatividad anterior, los titulares de derechos que pretendían recibir una indemnización por los daños causados, debían seguir el procedimiento contencioso ante el IMPI, y una vez que el mismo quedaba firme, debían iniciar las acciones civiles ante los Juzgados Civiles en las cuales debían acreditar el nexo causal.

Existe la jurisprudencia del rubro: “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, que establece que en virtud de que el citado instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de la materia y por disposición de ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción.

La nueva ley pretende mejorar esta situación, dotando al titular afectado con dos opciones. La primera consiste en presentar la acción de daños y perjuicios sin necesidad de que exista una declaración de infracción.

Esto significa que, en el nuevo panorama, no será necesario que exista una resolución del IMPI para presentar la acción civil en contra de un infractor para obtener el pago de los daños; de igual forma, la nueva Ley otorga facultades a los Tribunales del fuero común para resolver controversias relacionadas con estos derechos. Sin embargo, la desventaja de esta opción radica en que si la validez del instrumento base de la acción (patente o registro), es impugnada por el demandado, entonces el proceso ordinario civil quedará suspendido hasta que se resuelva en firme la nulidad del derecho de propiedad industrial base de la acción.

La segunda opción consistiría en seguir el camino tradicional de presentar una acción administrativa ante el IMPI, en caso de violación o afectación a los derechos de propiedad industrial, siendo que la nueva ley reconoce la posibilidad de solicitar ante el IMPI, a través de un procedimiento incidental, que éste emita una determinación de los daños causados, y ésta deberá hacerse una vez que la infracción sea exigible.

La determinación que realice el IMPI respecto de los daños, debe ser ejecutada ante los Juzgados Civiles. Sin embargo, los artículos transitorios de la nueva ley establecen que esta opción estará disponible una vez que IMPI esté listo para ponerla en práctica, siendo que aún no sabemos cuándo ocurrirá esto.

Será necesario que tanto los Juzgados Civiles, como el IMPI, trabajen de forma coordinada y cooperativa para lograr un sistema realmente eficiente. A pesar de lo anterior, éste en sin duda un cambio muy relevante en la nueva ley.